Il marchio d'impresa: definizione e diritti del titolare

Per le modalità operative di presentazione di un marchio, vedere le sezioni dedicate.

Il marchio d’impresa costituisce un “segno” idoneo a identificare e differenziare i prodotti o i servizi fabbricati, commercializzati o resi da un’impresa rispetto a quelli concorrenti sul mercato. Esso può appartenere a una persona fisica, a una persona giuridica o ad un ente, incluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.
Con la registrazione del marchio d'impresa, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzo del segno sul territorio nazionale.

Tale diritto consente di:

• utilizzare il marchio in modo esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi;
• vietare a soggetti terzi non autorizzati l'uso di segni identici o simili per prodotti o servizi uguali o affini;
• tutelare la propria identità commerciale da fenomeni di contraffazione o imitazione.

 

Requisiti di registrabilità e segni tutelabili

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, a condizione che siano rappresentati nel registro in modo chiaro, preciso e tale da consentire di determinare con certezza l’oggetto della protezione conferita al titolare. 

Rientrano in tale categoria:

• parole (ivi compresi i nomi di persona);
• disegni o loghi;
• lettere e cifre;
• suoni;
• la forma del prodotto o della sua confezione;
• combinazioni o tonalità cromatiche.

Ai fini dell'ottenimento della tutela giuridica, il marchio deve soddisfare tre requisiti fondamentali:

• novità: assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da un segno da un segno identico o simile;
• capacità distintiva: attitudine del segno a distinguere chiaramente un prodotto o servizio da quello di altri soggetti, escludendo denominazioni o indicazioni generiche o meramente descrittive;
• liceità: conformità alle norme di legge e all’ordine pubblico.

La normativa vigente preclude la registrazione di specifiche categorie di segni, tra cui:

• segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
• segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
• indicazioni geografiche;
• ritratti di persone senza il consenso delle medesime, o nomi di persona diversi da quello del richiedente qualora il loro uso leda la fama e il decoro dell'avente diritto;
• nomi di persona se notori, segni usati in campo artistico o sportivo, denominazioni e sigle di manifestazioni, enti e associazioni non aventi finalità economiche, senza il preventivo consenso dell'avente diritto;
• segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità dei prodotti o servizi;
• segni identici o simili a un marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di valida priorità, per prodotti o servizi anche non affini, qualora il marchio anteriore goda di rinomanza e l'uso del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o ne rechi pregiudizio;
• segni che costituiscano violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
• denominazioni generiche di prodotti o servizi o indicazioni descrittive (es. la parola "latte" per prodotti lattiero-caseari);
• segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura stessa dello stesso;
• segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
• stemmi di partiti politici, emblemi e altri segni considerati dalle convenzioni internazionali vigenti, nei casi e alle condizioni previste dalle convenzioni stesse, nonché segni contenenti simboli, emblemi o stemmi che rivestono un interesse pubblico, salvo autorizzazione dell’autorità competente. 

 

Chi può depositare un marchio

La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata da persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti e, più in generale, da soggetti che utilizzano o intendono utilizzare il marchio per distinguere prodotti o servizi.

La domanda di registrazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità soggettive:

• direttamente dal richiedente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica);
• tramite un rappresentante autorizzato, individuato esclusivamente tra:
  • i consulenti in proprietà industriale (mandatari) iscritti al relativo albo professionale tenuto dall’UIBM;
  • gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali (rappresentanti).

In entrambi i casi è richiesta la produzione di una procura o di una lettera di incarico soggetta a imposta di bollo.

La domanda può essere depositata telematicamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oppure in formato cartaceo presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio.

 

La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza)

La tutela del marchio è limitata ai prodotti e ai servizi indicati nella domanda di registrazione. Per questo motivo, al momento del deposito, il richiedente deve specificare con precisione le classi merceologiche per le quali intende ottenere protezione, individuandole in base alla Classificazione di Nizza vigente alla data di presentazione della domanda, reperibile sul sito dell’UIBM.

La Classificazione di Nizza è il sistema internazionale utilizzato per classificare prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi. È articolata in 45 classi:

• Classi da 1 a 34: destinate ai prodotti (beni materiali);
• Classi da 35 a 45: destinate ai servizi.

La classificazione è composta da diversi strumenti di consultazione: i titoli delle classi, che descrivono in modo generale le categorie di prodotti e servizi; l’elenco alfabetico, che associa ogni prodotto o servizio alla relativa classe; e le note esplicative, utili per interpretare correttamente i criteri di classificazione e individuare la classe più adatta al caso specifico.

La corretta scelta delle classi è importante perché contribuisce a definire l’ambito di protezione del marchio. Una classificazione inadeguata o incompleta può limitare la tutela ottenuta oppure rendere necessario un nuovo deposito per prodotti o servizi non indicati nella domanda iniziale.

 

Regole per la compilazione

• I prodotti e i servizi devono essere elencati in modo dettagliato, utilizzando la terminologia ufficiale della Classificazione di Nizza;
• Ciascun prodotto o servizio deve essere separato dal successivo mediante il simbolo del punto e virgola (";");
• Non è ammessa la rivendicazione generica dell'intera classe tramite l'indicazione del solo titolo, poiché l'UIBM riconosce la tutela limitatamente al significato letterale dei termini espressamente indicati.

 

Efficacia, durata e rinnovo

L'efficacia della tutela derivante dalla registrazione del marchio d'impresa è soggetta a precisi limiti territoriali e merceologici:

• limitazione territoriale - il marchio registrato presso l'UIBM spiega efficacia esclusivamente entro i confini del territorio dello Stato italiano;
• limitazione merceologica - la tutela è circoscritta esclusivamente ai prodotti o servizi specificati nella domanda di registrazione, consentendo a terzi l'utilizzo del medesimo segno per prodotti o servizi non affini, purché non sussista rischio di confusione o non si tratti di marchi che godono di rinomanza.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio d'impresa decorrono dalla data di presentazione della domanda e hanno una durata di 10 anni.

Alla scadenza, la registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi decennali, senza alcun limite temporale. 

Al fine di mantenere attiva la protezione:

• la domanda di rinnovo deve essere presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso (la scadenza del periodo decennale coincide con l’ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda originaria);
• è ammessa la presentazione della domanda nei 6 mesi successivi alla scadenza, previo pagamento di una tassa di mora per ritardato pagamento; se il termine dei sei mesi viene superato, il marchio non è più rinnovabile e per ottenere nuovamente la tutela è necessario presentare una nuova domanda di registrazione come primo deposito.

Se si vuole estendere la tutela territoriale ad altri Paesi oltre l’Italia (europei e non), si veda la sezione Marchio internazionale.